¿Qué hay que tener en cuenta en una acción indemnizatoria por infracción de marca?
Desde un punto de vista económico, cuando una compañía se encuentra en el marco de una acción indemnizatoria por infracción de marca, es muy importante determinar correctamente las partidas o conceptos clave para la preparación de una prueba pericial que determine el perjuicio económico.
En primer lugar, hay que tener en cuenta lo establecido por el artículo 43.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:
“La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.”
Con este marco, podemos diferenciar los siguientes conceptos, que integrarían el perjuicio económico:
- Pérdida sufrida (Daño Emergente)
- Ganancia dejada de obtener (Lucro Cesante)
- Perjuicio causado al prestigio de la marca
En lo que se refiere al Daño Emergente incluiríamos una serie de partidas que estarían integradas por aquellos gastos ciertos soportados por el titular como consecuencia de la infracción de marca y en los que, de otra manera, no hubiese incurrido el perjudicado.
Estos gastos, dada su naturaleza, deberán ser cuantificados y debidamente acreditados mediante el soporte documental necesario, como se requiere en toda prueba pericial sólida. Dependiendo de las circunstancias del caso, podremos distinguir, dentro de esta tipología de daño, los siguientes conceptos:
- Costes de la gestión prejudicial, notarios, abogados y otros profesionales, para lo cual será necesario recabar minutas u honorarios debidamente acreditados con facturas, presupuestos, etc.;
- Costes relativos a las medidas que el perjudicado haya tenido que adoptar, en su caso, en su política de comunicación y publicidad con su clientela, para lo que será necesario aportar los registros contables del titular de la marca: libros mayores, balances de sumas y saldos y extractos bancarios justificativos de los pagos realizados por estos conceptos
- Estudios, análisis de mercado y otras acciones que se hayan contemplado y realizado por parte del titular de la marca con el objeto de acreditar y dimensionar la infracción;
- El coste de oportunidad que en concepto de horas de personal se haya incurrido por parte del titular de la marca, al objeto de llevar a cabo las acciones descritas en los puntos anteriores. Para ello será necesario aportar el detalle de horas dedicados por el personal del titular de la marca, nóminas y tareas realizadas con el detalle necesario al objeto de acreditar los esfuerzos dedicados al asunto.
En lo que se refiere al Lucro Cesante, el artículo 43.2 de la Ley 17/2001, establece que se podrá optar, a elección del perjudicado, por una reclamación basada en los beneficios dejados de obtener por el titular de la marca o bien por las ganancias percibidas por el infractor como consecuencia de su infracción.
En la elección de cualquiera de las dos opciones resulta clave la información que se encuentre disponible, dependiendo de las circunstancias del caso:
- Si se contempla la opción de los beneficios dejados de obtener, será preciso acreditar que el titular de la marca ha sufrido un descenso significativo en sus beneficios causado directamente por la conducta infractora del infractor. Para ello será necesario contar con lo siguiente:
- Información de mercado que permita acreditar suficientemente el descenso de ventas de los bienes protegidos por la marca;
- Establecer y acreditar un nexo causal entre la infracción ocasionada por el infractor y el descenso de ventas registrado.
Para la determinación del perjuicio ocasionado siguiendo este criterio, se deberá establecer una metodología que, partiendo de la información de gestión del titular de la marca, permita determinar el margen unitario que habría obtenido con los bienes protegidos por la marca afectada por la infracción. Para ello, se considerarán los gastos de naturaleza directa e indirecta imputables a estos bienes al objeto de determinar la ganancia que en condiciones normales hubiese obtenido el titular de la marca de los mismos.
- La Ley de Marcas contempla igualmente que para la determinación del perjuicio económico ocasionado el perjudicado, se pueda optar por los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Si se contempla esta opción, la determinación del perjuicio presentará el inconveniente de que será necesaria la información que aporte el infractor, en particular, su información de gestión de forma que permita la cuantificación del beneficio o margen unitario obtenido a partir de los bienes protegidos con la marca.
Por último, y en lo que respecta al perjuicio causado al prestigio de la marca, el artículo 43.1 establece lo siguiente: “El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.”
La incorporación de este concepto debe ser considerada atendiendo a las particularidades específicas de cada caso, y puede plantear especial dificultad en su cuantificación. Entre otros conceptos, a la hora de su cálculo y a título orientativo, se puede considerar:
- El renombre y prestigio de la marca objeto de la infracción, para lo cual se podrá llevar a cabo un análisis de la posición y de la cuota de mercado que ostenta, a partir de información sectorial o que obre en poder del titular;
- El gasto en publicidad en el que incurre el titular de la marca y la asignación razonada de este gasto a los bienes protegidos por la misma.
En resumen, en la elección de las partidas a incluir en nuestro cálculo, se deberán considerar las circunstancias particulares de cada caso y, como aspecto clave, y en el caso de que se decida incorporar conceptos que precisen la aportación de información por parte del infractor, se deberá valorar la calidad, detalle y exhaustividad de la misma, de forma que permita obtener unos resultados robustos y acreditados en la estimación del perjuicio.
Se incorporó a Forvis Mazars en 2016, después de haber desarrollado su carrera profesional en las Big-4, prestando servicios Forensic en el ámbito económico.En particular, se ha especializado en la realización de Informes de Experto Independiente e Informes Periciales en relación con todo tipo de cuestiones de índole económico-financiera y contable, tanto en el contexto de litigios, disputas y arbitraje como en el de la prevención e investigación de fraude.
Durante su carrera profesional Jesús ha estado destinado en varios países (Reino Unido, México) y ha participado como Expert Witness en procedimientos frente a tribunales y cortes arbitrales en el marco de disputas en las que han estado presentes los principales bufetes de abogados a nivel nacional e internacional.
